[오변의 기특한 칼럼] 경쟁업체의 '생략침해'는 특허침해에 해당될까?

Q. 경쟁업체 A는 타사의 특허제품이 수요자들 사이에서 상당한 인기를 끌자 이에 편승하기 위해서 모방품을 제조했다. 이때 회피설계를 통해 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮다고 판단되는 구성을 '생략'하여 특허제품보다는 열악한 효과를 발휘하도록 했다. A는 특허 로열티 등을 특허권자에게 주지 않아도 되므로 훨씬 싼 가격에 모방품을 제조할 수 있었다. 수요자들은 효과는 열악하지만 가격이 절반도 되지 않는 것에 매력을 느껴 모방품을 더 많이 구매하게 되었다. 이에 특허권자는 경쟁업체의 실시행위는 자신의 특허를 악의적으로 침해한 것이라고 주장하면서 특허침해소송을 제기했다. A의 행위는 특허침해에 해당될까? A. 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 침해를 '생략침해'라고 한다. 특허청구범위 해석의 기본 원칙인 '구성요소 완비의 법칙'이나 '균등론'에 따를 경우, 엄밀히 말해 생략침해는 특허침해에 해당되지 않는다. 특허발명의 모든 구성요소를 실시하지 않았을 뿐만 아니라 구성요소를 치환이 아닌 생략한 것에 불과하기 때문이다. 생략침해를 인정해야 한다고 주장하는 이들은 "대다수의 모방품 제조자들은 특허발명의 구성요소를 전부 실시하거나 구성요소 일부를 치환하지 않고 중요하지 않은 구성요소 일부를 생략하는 방식으로 특허 침해를 회피하려 한다"는 입장이다. 특히, 저가의 중국 제품 등처럼 질적으로 열악한 제품을 대량 생산하는 악의적인 침해자들이 이런 방식을 많이 사용한다. 소위 짝퉁 제품들이 많이 시장에 출시되면 정품의 신용이나 명성이 훼손되기 때문에 더욱 문제가 된다. 이에 대해서 긍정설이 없지는 않지만, 최근 7~8년 동안의 대법원의 생략발명에 대한 판례경향은 ① 생략발명의 권리침해를 긍정하는 입장에서 시작하여 ② 필수구성요소가 아닌 구성요소를 생략하는 경우에 제한적으로 생략발명의 권리침해를 긍정하는 중간단계를 거쳐서 ③ 최근에는 모든 구성요소를 필수구성요소로 파악하여 생락발명의 권리침해를 부정하는 입장으로 점진적으로 이행하여 왔다. 최근 대법원은 특허발명의 모든 구성요소는 "필수적인 것이며, 따라서 침해가 성립되려면 특허발명의 모든 구성요소가 갖추어져야 한다"며 구성요소 완비의 원칙을 고수해 생략침해는 특허침해로 인정하지 않는다. 따라서 특허출원 시 생략침해를 방지하기 위해서 신중하게 필수적 구성요소를 추출하여 청구항에 기재를 하여야 할 것이다. 불필요한 구성요소가 포함되어 있다면 그만큼 회피설계의 여지를 주게 되는 것이다. 또한 현 특허법은 '다항제'를 취하고 있는 만큼 추가되는 구성요소들은 종속항으로 다양하게 기재하여 생략침해를 방지할 수 있다. 만약 불필요한 구성요소가 특허청구범위에 포함되어 있다면 이는 출원인의 책임으로 돌려야 할 문제이다. 시행령 제5조에서 규정하고 있는 다항제하에서는 독립항, 종속항 등으로 여러 가지 물건 및 방법발명 등을 기재할 수 있으므로 주요 구성요소가 A+B+C이고 비주요부 구성이 D라면 A+B+C만을 독립항으로 A+B+C+D를 종속항으로 하여 다항제 특허청구범위를 기재하면 된다. 이렇게 기재 한다면 침해자가 D를 제외하고 A+B+C만을 제조, 판매하더라도 독립항의 침해가 성립하여 완벽하게 보호를 받을 수 있을 것이다. 이처럼 특허 출원 시부터 특허 장벽을 철저하게 쳐서 특허품이 모방품의 가격 경쟁력에 밀려 막대한 손해를 보는 일이 없도록 사전에 방지할 필요가 있다.